文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王海奇

　　在中國(guó)專利法中，第22條第3款對(duì)于創(chuàng)造性的定義為“發(fā)明的創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步”。

　　根據(jù)《審查指南》的規(guī)定，判斷要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，可按照以下三個(gè)步驟進(jìn)行：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，其中任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問(wèn)題的基礎(chǔ)；（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見。

　　上述判斷方法與歐專局的“問(wèn)題-方案”法對(duì)應(yīng)，而且也借鑒了美國(guó)專利法的判斷“非顯而易見性”“Graham”四因素：現(xiàn)有技術(shù)的范圍和內(nèi)容、現(xiàn)有技術(shù)與所審查的權(quán)利要求之間的區(qū)別、相應(yīng)領(lǐng)域的普通技術(shù)水平以及商業(yè)上成功等輔助性考慮因素。

　　在中國(guó)專利法規(guī)定的上述的三步法中，關(guān)鍵在于第三步：判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見。《審查指南》對(duì)此進(jìn)行了如下說(shuō)明：“判斷過(guò)程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用于該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問(wèn)題的啟示，這種啟示會(huì)使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對(duì)所述技術(shù)問(wèn)題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明”。《審查指南》的上述規(guī)定與歐專局規(guī)定的方法一致，即強(qiáng)調(diào)了現(xiàn)有技術(shù)作為整體是否存在任何教導(dǎo)，該教導(dǎo)使本領(lǐng)域技術(shù)人員面對(duì)該客觀技術(shù)問(wèn)題時(shí)，愿意而不是可能考慮到該教導(dǎo)來(lái)修改或調(diào)整最接近現(xiàn)有技術(shù)，使之實(shí)現(xiàn)發(fā)明內(nèi)容。因此，《審查指南》在2006年調(diào)整后的規(guī)定（2010年此部分未做修改）淡化了本領(lǐng)域技術(shù)人員的主觀能力，對(duì)于創(chuàng)造性提供了一個(gè)客觀化的標(biāo)準(zhǔn)，并適度降低創(chuàng)造性的要求。這有利于國(guó)內(nèi)企業(yè)獲得專利保護(hù)，實(shí)施我國(guó)的專利拓展戰(zhàn)略。

　　在實(shí)踐中，對(duì)于如何去用創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)，存在著一些不同的理解。以下筆者將結(jié)合兩個(gè)實(shí)際的案例進(jìn)行一些初步的探討。

　　案例一

　　對(duì)象申請(qǐng)的權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)一種紗線的捻接方法 ，具體技術(shù)方案如下：

　　以把兩根待接頭的紗頭向同一方向擺置的狀態(tài)來(lái)收容并夾持在捻接噴嘴內(nèi)，在對(duì)該兩根待接頭的紗線的紗頭側(cè)進(jìn)行剪紗之前，在上述捻接噴嘴內(nèi)產(chǎn)生噴出空氣流，從而使該噴出空氣流作用于捻接噴嘴內(nèi)的紗線，來(lái)對(duì)該兩根待接頭的紗線的紗頭側(cè)進(jìn)行解捻，并且在作用有該噴出空氣流的狀態(tài)進(jìn)行剪紗并接頭，上述兩根待接頭的紗線為彈性紗 。

　　關(guān)于對(duì)比文件，對(duì)象申請(qǐng)相對(duì)于對(duì)比文件的區(qū)別在于：

　　待接頭的紗線為彈性紗 、在對(duì)該兩根待接頭的紗線的紗頭側(cè)進(jìn)行剪紗之前，對(duì)該兩根待接頭的紗線的紗頭側(cè)進(jìn)行解捻 。即對(duì)象申請(qǐng)?jiān)趫DB進(jìn)行解捻，在圖C處剪紗（利用剪刀23），對(duì)比文件則其圖C處進(jìn)行剪紗（利用剪刀11）后在圖E處進(jìn)行解捻。

　　在專利局發(fā)出的針對(duì)對(duì)象申請(qǐng)的駁回意見中，審查員指出：

　　彈性紗是本領(lǐng)域常用的紗線，本領(lǐng)域技術(shù)人員對(duì)其性能及構(gòu)成非常熟知，因此，基于對(duì)所編織成織物彈性性能的需求選取編織彈性紗并對(duì)其進(jìn)行解捻是技術(shù)人員的一種常規(guī)技術(shù)選擇，有動(dòng)機(jī)將“在對(duì)該兩根待接頭的紗線的紗頭側(cè)進(jìn)行剪紗之前，對(duì)該兩根待接頭的紗線的紗頭側(cè)進(jìn)行解捻”組入對(duì)比文件中得到本申請(qǐng)發(fā)明。

　　針對(duì)上述審查意見，申請(qǐng)人提出復(fù)審請(qǐng)求，并在復(fù)審請(qǐng)求書中陳述意見如下：

　　雖然本領(lǐng)域技術(shù)人員熟知彈性紗具有彈性，但基于對(duì)比文件1也未必會(huì)想到利用在剪紗之前，減弱其彈性后進(jìn)行剪紗并接頭的技術(shù)。對(duì)比文件并沒(méi)有給出這種啟示，并且參照對(duì)比文件可見，在其圖C利用剪刀11進(jìn)行剪紗時(shí)為了防止其彈出而使用了防止線彈出的部件9和10。也就是說(shuō)，談到技術(shù)啟示也只能是給出了為了抑制在剪紗時(shí)其線頭飛出噴嘴進(jìn)而不能順利接頭，從而設(shè)置如對(duì)比文件9、10那樣的防止部件來(lái)防止線頭飛出的技術(shù)啟示。

　　另外，“使該噴出空氣流作用于捻接噴嘴內(nèi)的紗線，來(lái)對(duì)該兩根待接頭的紗線的紗頭側(cè)進(jìn)行解捻，并且在作用有該噴出空氣流的狀態(tài)進(jìn)行剪紗并接頭”的目的不只在于，對(duì)彈性紗進(jìn)行解捻，還使其局部的彈性降低，并且具有“在作用有該噴出空氣流的狀態(tài)進(jìn)行剪紗并接頭，在剪紗時(shí)，兩根紗線已在噴出空氣氣流的作用下纏繞在一起，且不會(huì)從接頭噴嘴中飛出，能夠可靠地進(jìn)行接頭”這一效果。

　　提交上述答復(fù)之后，復(fù)審委在復(fù)審決定書中，記載決定要點(diǎn)：判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否存在技術(shù)啟示時(shí)，不僅要考慮現(xiàn)有技術(shù)是否公開了本申請(qǐng)的技術(shù)方案中的特征，而且還要考慮二者的技術(shù)方案是否為了解決相同的技術(shù)課題，實(shí)現(xiàn)相同的目的或者具有相同的作用，如果現(xiàn)有技術(shù)既沒(méi)有公開相同的特征，也不是為了解決相同的技術(shù)問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)相同的目的或者相同的作用，則不能認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中給出了相應(yīng)的技術(shù)啟示。

　　案例二

　　對(duì)象申請(qǐng)的權(quán)利要求1的技術(shù)方案為：金屬的軸承保持構(gòu)件 42與非金屬的電路基板 43的固定是通過(guò)在作為該電路基板 43上的圖案而形成的金屬層與軸承保持構(gòu)件的接觸部位，夾設(shè)有一旦與金屬離子接觸就會(huì)誘發(fā)催化反應(yīng)而固化的粘接劑 。

　　對(duì)比文件1是金屬的軸承保持構(gòu)件 與非金屬的電路基板 的固定通過(guò)固定部件實(shí)現(xiàn)的技術(shù)方案，在對(duì)比文件3（JP實(shí)開平7-3057OU）的[0013]段落記載了“作為將軸承保持構(gòu)件與金屬的定子基座一體化的方法，除了鉚接之外還可以采用紫外線固化型厭氧性結(jié)合劑”另外，審查員還引用了教科書《精細(xì)有機(jī)化學(xué)》中記載了關(guān)于適用厭氧性結(jié)合劑的材料，記載了關(guān)于鋼、銅以及鋁等金屬材料的固化速度等。因此，審查員認(rèn)為在這樣的技術(shù)啟示下，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到“在非金屬的電路基板上設(shè)計(jì)金屬圖案”，從而容易獲得對(duì)象發(fā)明。

　　在答復(fù)審查意見中，申請(qǐng)人陳述意見為：

　　在電機(jī)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)中，軸承保持構(gòu)件與非金屬的基板的固定均采用固定部件。但是本申請(qǐng)發(fā)明人著眼于軸承保持構(gòu)件與非金屬基板的固定涉及2種不同的材料，因此需要二液型粘接劑，進(jìn)而存在如本申請(qǐng)說(shuō)明書記載的不良情況，即涂布粘接劑時(shí)需要另外的工序，由此電機(jī)的組裝方面的操作性變差這樣的技術(shù)課題，打破了以往一直使用固定部件來(lái)進(jìn)行金屬的軸承保持構(gòu)件與非金屬基板的固定的技術(shù)思維，巧妙地運(yùn)用了非金屬屬基板可以形成電路圖案這一條件，再利用厭氧膠的特性等，將這幾點(diǎn)的靈活結(jié)合得到了對(duì)象發(fā)明那樣的對(duì)于電機(jī)領(lǐng)域現(xiàn)有技術(shù)有利技術(shù)的效果，即，不用增加工序地，通過(guò)在電路基板印刷基板圖案時(shí)，同時(shí)形成用于與金屬的軸承保持構(gòu)件接合的金屬層圖案，無(wú)論在節(jié)省部件、節(jié)約成本、還是減少工序時(shí)間上都是有突出貢獻(xiàn)的 。

　　通過(guò)上述答復(fù)，對(duì)象申請(qǐng)授權(quán)。

　　基于以上的討論，筆者認(rèn)為在判斷對(duì)比文件是否存在技術(shù)啟示時(shí)，應(yīng)根據(jù)本領(lǐng)域技術(shù)人員的普通技術(shù)水平，發(fā)現(xiàn)對(duì)比文件是否給出了一種可以識(shí)別出的啟示。這種啟示不僅取決于區(qū)別技術(shù)特征本身所可能起的作用和效果，而且還取決于對(duì)比文件的技術(shù)方案整體上是否記載了這些作用和效果而使得本領(lǐng)域的技術(shù)人員愿意按照發(fā)明的方式來(lái)解決技術(shù)問(wèn)題。

　　筆者希望通過(guò)對(duì)上述兩個(gè)案例的簡(jiǎn)單介紹及討論，能夠給各位代理人在答復(fù)審查意見時(shí)對(duì)于專利創(chuàng)造性判斷中的技術(shù)啟示一些啟發(fā)。