文/集佳知識產權代理有限公司 于澤輝

目前，有關部門正在醞釀對商標法做進一步修改。借此機會，本人想就建立撤銷不正當使用注冊商標制度提出設想，供立法者參考。

所謂撤銷不正當使用注冊商標，是指注冊商標的所有人（注冊人或專用權人），因不正當使用自己的注冊商標，從而使用自己的產品或服務與他人相關的產品或服務發生混淆，造成對他人的注冊商標專用權的妨害或者對消費者利益的損害，在這種情況下，任何人都可以提出撤銷該注冊商標的請求，相關商標主管機關，依法律規定，做出撤銷該注冊商標的決定。

一 目前存在的惡意不正當使用注冊商標的現狀及實例

當前中國，市場經濟蓬勃發展，許多企業靠守法經營迅速發展壯大，許多人通過自己的誠實勞動而發家致富。然而，也有一些不法商人，總想通過歪門邪道來賺錢。比如在商標這個重要的知識產權領域，就有人“別出心裁”，攪盡腦汁地去注冊一系列的商標，然后變著法地不正當地使用其注冊商標，達到其獲得非法利益的目的。這些人的行為，已嚴重影響和擾亂了市場秩序，妨害了相關注冊商標專用權人的利益，也侵害了消費者權益。據法制日報報道，北京圣朝臣葡萄酒有限公司將“王宮”、“朝臣”兩個文字商標分別注冊后，同時在瓶貼上使用。在使用時，該公司將“王宮”、“朝臣”豎排使用，橫排就成了“王朝”、“宮臣”。我們知道，“王朝”是天津王朝葡萄酒有限公司擁有的注冊商標，該商標在全國享有很高的知名度。北京圣朝臣葡萄酒有限公司以這種方式使用“王宮”、“朝臣”商標，足以使消費者對產品的提供者產生混淆，存在著明顯的故意，其目的就在于“借光”和“搭便車”，侵害了“王朝”商標所有人的商標權益和消費者的利益。目前這種惡意不正當使用注冊商標的情況愈演愈烈，筆者在自己辦案中遇到了很多這樣的案例，現列舉其中的兩個介紹給大家：

案例一：真假“圣羅蘭”

由“YSL”變體設計而成的圖形商標（見下圖一），是法國伊夫．圣．洛朗公司的馳名商標。有一家溫州公司（簡稱溫州公司）在相同及類似商品上向商標局提出了一個類似楓葉的圖形商標（見下圖二）的注冊申請，該商標被依法核準注冊。我們從外觀上比較兩個商標圖樣，根本發現不了相似之處。再來讓我們觀察圖形三，它是溫州公司在商品及其包裝上實際使用的商標圖樣。在圖形三中，我們可以明顯地看出與圖形一的“YSL”圖形一模一樣的圖形來。我們這里用的是黑白稿，溫州公司在實際使用圖形三的商標的時候，“YSL”用的是非常醒目的黑色，而葉子和葉梗用的是非常淺的灰色，不注意根本分辨不出。溫州公司的用意不言自明。

圖一　　　　　　 圖二 　　　　　　　　圖三

案例二：真假“步云”

甲公司有一注冊商標“步云”（見下圖一），使用于鞋、鞋墊等商品上，且在該領域有相當的知名度。乙公司在相同商品上向商標局申請注冊“彩步云”商標（見下圖二），獲得批準，乙公司對“彩步云”商標享有商標專用權。但乙公司在使用“彩步云”商標時，將該商標做了“藝術上”的處理（見下圖三），采取了不正當使用的手段，使相關消費者產生了混淆。它故意將“彩步云”中的“彩”用很淺的顏色印刷，而將“步云”用醒目的顏色印刷，消費者乍一看，只能看到“步云”兩個字，結果認為它是“步云”商標，造成混淆。當有人投訴到工商管理部門要求查處時，“彩步云”的注冊人卻說他使用的是“彩步云”商標，沒有侵犯任何人的權利，造成執法上的尷尬。

圖一　　　　　　　　 圖二　　　　　　　　　　 圖三

二 因不正當使用應該被撤銷的注冊商標的特點

對于因不正當使用應該被撤銷的注冊商標，存在以下幾個特點： 1、該商標必須是注冊商標。很顯然，如果它不是注冊商標，就不會導致行政執法及司法審判中的尷尬，因為行政執法機關和司法機關完全可以以與注冊商標相近似而認定侵權成立。在我國，商標權的獲得是基于商標注冊，按法律規定，注冊商標的注冊人享有商標專用權。不管注冊在前、在后，按法律規定，都享有商標專用權，并沒有說注冊在先的有，注冊在后的沒有。當然，你可以通過爭議程序，撤銷某商標的注冊，從而使該商標喪失專用權。 2、就該注冊商標本身來講，其并不與他人的注冊商標相同或近似。 比如我們前面提到的“王宮”、“朝臣”商標與“王朝”商標， “YSL”商標與楓葉圖形商標，“彩步云”與“步云”商標等。這就使商標局審查員在審查商標申請人提出的商標注冊申請時，認為該申請符合商標法及實施條例的規定，并未構成與其他已注冊商標相同或近似，所以被核準注冊。審查員基于申請文件做出的判斷，并沒有錯，因為他不可能預見申請者將會如何使用他的商標。同理，在商標被初審公告后的異議階段，一般公眾及相關商標所有人，甚至專業人士，也不可能了解商標注冊申請人的真實意圖。所以，只有在真正的使用階段，來考查商標申請人的意圖。 3、商標注冊人不當使用該注冊商標。何謂不當？一個簡單的標準就是其使用的結果，導致與他人的注冊商標發生混淆，并造成消費者的誤認。不當使用的方法是多種多樣的，比如改變注冊圖樣、使用不同的顏色、與他人知名的裝璜、包裝相搭配，將兩個以上注冊商標組合使用，突出部分圖樣等。 4、存在故意。這里的故意，是指該等商標注冊人有模仿、影射、接近他人知名商標的意圖或動機，其具體表現就是大家常說的傍名牌、搭便車。是否存在故意，不能僅憑當事人的陳述。因為那些傍名牌、搭便車的人，是不會主動承認自己有傍名牌、搭便車的意圖。筆者認為，只要是客觀上造成了公眾的混淆與誤認，就應當認定有這方面的故意。根據許多國家的商標法的規定來看，它們并沒有把存在故意作為撤銷不當使用商標的要件之一。所以，筆者認為，“存在故意”可以作為一個特征，但不能作為要件之一。 5、其實際使用的結果，導致與知名度較高的注冊商標的混淆。這項制度，目的在于防止和反對不正當競爭。如果被混淆的商標知名度不高，就不存在不當使用的問題。 6、用現在的法律規定，無法將該注冊商標撤銷。我國2001年10月修改后的商標法第四十四條規定：“使用注冊商標，有下列行為之一的，由商標局責令限期改正或者撤銷其注冊商標： （1）自行改變注冊商標的文字、圖形或者其組合的； （2）自行改變注冊商標的注冊人名義、地址或者其他注冊事項的； （3）自行轉讓注冊商標的； （4）連續三年停止使用的。” 這一條的規定與我們這里討論的問題不是一回事。首先，根據該條規定，撤銷的主體或者說機關是商標局，而且是商標局依職權主動進行的，不需要由權利受損的相關人提出申請；而我們這里討論的則應當是由相關權利受損的人向商標評審委員會提出申請，由商標評審委員會依職權做出裁定。其次，根據該條規定，撤銷的理由是“自行改變注冊商標的文字、圖形或者其組合”，其目的僅僅在于促使注冊人規范使用其注冊商標，因此，商標局應首選“責令限期改正”，其次才是將該注冊商標撤銷。事實上，筆者還沒有聽說過商標局因注冊人自行改變注冊商標的文字、圖形或者其組合而被撤銷的注冊商標。而我們這里討論的撤銷不當使用注冊商標的理由在于“對注冊商標的不正當使用，造成對商品的品質或服務質量的誤認或與他人業務相關的商品或服務發生混淆”，侵害的客體是他人的注冊商標或者是一般消費者的利益。第三，故意不正當使用注冊商標的人，其不正當使用的方式既包括改變注冊商標的文字、圖形或者其組合，也有不改變注冊商標的文字、圖形或其組合的情況，而且，不正當使用的人往往不在其實際使用的商標上打上注冊標記，只是當別人告其侵權時，它才抗辯說他的商標是注冊商標。

三 國外的相關立法及法律實踐

1、日本商標法的相關規定及判例。 日本商標法第五十一條第（一）項規定：“商標權者故意在指定商品或指定服務上使用與注冊商標相近似的商標，或者在與指定商品或服務相類似的商品或服務上使用注冊商標或與其近似的商標，而造成對商品的品質或服務的質量的誤認或與他人業務相關的商品或服務發生混淆時，任何人均可以提出撤銷該商標注冊審判的請求。”該條第（二）項規定：“原有商標權者，在依前項規定撤銷商標注冊的判決確定之日未滿五年時，不能在其指定商品或指定服務或與之相類似的商品或服務上對該注冊商標或其近似商標取得注冊。” 日本商標法第五十二條規定：“前條第一項的審判，在商標權者事實上不使用該項規定商標之日起已經過五年以后時，不能再提出請求。” 日本商標法第五十二第之（二）規定：“當移轉的結果使在相同的商品或服務上使用的相近似的注冊商標、或在相類似的商品或服務上使用的相同或相近似的注冊商標的商標權屬于不同的商標權者的場合，當其中之一的注冊商標的商標權者，出于不正當的目的在指定商品或指定服務上使用其注冊商標致使與其他注冊商標的商標權者、專用權者或通常使用權者業務相關的商品或服務產生了混淆同時，任何人都可以提出撤銷該商標注冊審判的請求。” 日本商標法第五十三條第（一）項規定：“專用使用權者或通常使用權者在指定商品或指定服務或與之相類似的商品或服務上使用注冊商品或其近似商標，而造成對商品的品質或服務的質量的誤認或與他人業務相關的商品或服務發生混淆時，任何人均可以提出撤銷該商標注冊審判的請求。但當該商標權者并不知道這個事實的情況且已經給予以充分注意時，不在此限。 日本商標法在五十三條第（二）項規定：“原有的商標權者或者專用使用權者或通常使用權者，在因使用前項規定的商標而依同項規定撤銷商標注冊的判決確定之日起未滿五年時間，不能在其指定商品或指定服務或與之相類似的商品或服務上對該注冊商標或其近似的商標取得注冊。” 日本撤銷不正當使用注冊商標的實判例：

(1)“金盃菊正宗”案

“菊正宗”是日本清酒的一個馳名商標。雖然這種牌子的清酒不是質量最好、價錢最高的清酒，但它品質穩定、銷量極大，在日本，只要是喝酒的人，幾乎無人不曉。就像紅星二鍋頭，它雖然沒有茅臺、五糧液那樣好的品質，但知名度卻相當高。有另外一家日本酒廠，注冊了“金盃菊”商標，使用商品同樣是清酒。而且在實際使用時，該酒廠使用了“金盃菊正宗”商標，或者說以“金盃菊正宗”的形式使用“金盃菊”商標。雖然“正宗”是一個慣用語，任何人都可以在其商品包裝裝璜上使用“正宗”二字，或者在其商標后加上“正宗”二字，但是，該酒廠使用“金盃菊正宗”商標的結果，導致很多消費者對產品來源發生了混淆，誤認為“菊正宗”與“金盃菊正宗”是一碼事或者說是一個廠出品的。在這種情況下，“菊正宗”商標的所有人以不正當使用為由，向日本東京高等法院起訴，要求撤銷“金盃菊”商標。日本東京高等法院支持了原告的訴求，依法將“金盃菊”商標撤銷。

(2)“IRANCELI”商標案

日本一家公司的商標“RANCEL”，是享有較高聲譽的注冊商標。另外一家企業注冊了“IRANCELI”商標，在實際使用時，該企業以下邊的方式使用其商標：

這樣使用的結果，導致消費者與“RANCEL”商標發生混淆和誤認。最后，“RANCEL”商標的所有人向東京高等法院起訴，要求撤銷“IRANCELI”商標的注冊，東京高等法院支持了原告的請求，將“IRANCEL”商標予以撤銷。

2、其他國家的立法 除了日本商標法外，德國、英國、法國、意大利、澳大利亞等國的商標法，也都有類似的內容，只是它們的規定并不如日本商標法這么具體和明確。比如，德國商標法第49條（2）規定： 由于提起下列撤銷請求，應當注銷商標的注冊： 1、如果由于所有人的作為或不作為導致在商業過程中，該商標成為在其注冊的商品或服務上的通用名稱； 2、如果由于商標所有人在該商標注冊的商品或服務上，對該商標的使用或者經其同意的使用，導致該商標對公眾產生誤導，尤其是有關這些商品或服務的種類、屬性或地理來源；或者 3、如果商標所有人不再符合第7條規定的條件。 歐共體商標條例第50條撤銷理由：1、（C）規定：“如果由于商標所有人或者在他同意下在注冊的商品或服務上使用商標，該商標可能使公眾對于商品或服務的性質、質量或產地產生誤導的”，構成撤銷的理由。 英國商標法第46條“注冊的撤銷”（1）（d）規定：“由于注冊商標所有人或者經他同意在其注冊的有關的商品或服務上的使用，可能會誤導公眾，尤其是在這些商品或服務的性質、地理來源方面誤導公眾。” 其他一些國家的商標法也有類似的規定。比較這些國家的規定與日本的規定，我們可以發現，這些國家規定的范圍比日本的更寬泛。日本商標法只是規定對不正當使用的商標可以撤銷注冊，而這些國家的規定則表明，不管你對注冊商標的使用是正當或者不正當，只要其使用使公眾產生誤認，就可以予以撤銷。

結語：我國建立撤銷不正當使用注冊商標制度的立法意義

筆者認為，設立撤銷不正當使用注冊商標這項法律制度是非常必要的，其立法意義在于： 1、保護高知名度注冊商標專用權人的合法權益。由于我國的市場經濟正處于快速上升階段，假冒他人知名商標及侵犯他人知名商標專用權的行為比較普遍。由于我國政府加大了打假的力度，很多人不敢直接假冒他人的知名商標，反而采取各種“變通”的手法去“傍名牌”、“搭便車”，其中最主要的手段就是設計一個與名牌近似又能避過審查員耳目的商標，使審查員一不留神，讓該商標獲得注冊。在該商標獲準注冊后，如果嚴格按注冊的圖樣使用，就不會蒙騙過消費者的眼睛，于是，就對該注冊商標動一些手腳，喬裝打扮，讓消費者分辨不出真假，最后達到假冒的目的。如果我們設立了“撤銷不當使用注冊商標制度”，就會堵住這個漏洞，讓那些心存不良企圖的人無計可施，從而保護高知名度注冊商標所有人的合法權益。 2、保護消費者的利益。我們知道，“傍名牌”、“搭便車”不僅損害了高知名度注冊商標所有人的利益，更重要的，是它損害了廣大消費者的利益，使他們買不到他們想要的東西。在現代的社會，大多數消費者都在“認牌購物”，對于名牌產品，消費者更是給予了很多的青睞。可是，對注冊商標的不當使用，故意誤導了消費者，使消費者購買了假名牌，損害了消費者利益，使消費者上當受騙。 3、完善商標保護體系，進一步遏制利用商標進行不正當競爭的行為。有人也許會說，商標法沒有“撤銷不正當使用注冊商標”的規定，司法審判機關同樣可以認定“不正當使用人”的行為構成了商標侵權行為，因為“不正當使用”的注冊商標已不是注冊商標，法院當然可以認定其構成侵權。筆者只部分同意這樣的看法。首先，有的不當使用人并沒有改變其商標的注冊圖樣，比如前面提到的“王宮”、“朝臣”，它只是將兩個注冊商標放在一起使用；其次，會給基層工商行政管理機關以及司法機關在認定侵權中造成許多困難和障礙，不便于快速、有力地保護商標權人的利益。立法上增加上“撤銷不正當使用注冊商標”的規定，是對商標保護體系的完善，可以從根本上解決“傍名牌”的問題。 4、從立法上威懾不法之徒。立法上增加上“撤銷不正當使用注冊商標”的規定，是對那些走歪門邪道的不法之徒的威懾。可以想象，如果一個注冊商標的所有人意圖通過不正當使用其注冊商標去誤導消費者，他面臨的不僅是侵權的指控，更嚴重的是，他的注冊商標——他賴以假冒他人的法律依據，將會被從根本上消滅，他還會以身試法嗎？

因此，筆者希望在修改商標法時，能將撤銷不正當使用注冊商標制度作為一個重要制度予以考慮。